El registro de marcas en China debería ser uno de los pasos iniciales básicos para cualquier empresa extranjera que desee acceder mercado chino. Se trata de un procedimiento bastante simple y económico.
La actual disputa entre Proview y Apple en relación con los derechos sobre la denominación iPad en China genera muchos comentarios respecto de la seguridad del registro de marcas en el gigante asiático. La batalla aún no ha terminado pero la pregunta sobre si la marca iPad debería ser transferida a Apple Inc ha supuesto la aparición de un debate sobre la regulación y efectos prácticos de la cesión de titularidad de marcas registradas en China. A medida que el mercado chino se ha ido desarrollando la cuestión de la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial en China ha alcanzado máxima importancia para los titulares extranjeros de marcas, lo que se ha traducido en un aumento del número de agencias de propiedad industrial y despachos de abogados ofreciendo servicios de transmisión de titularidad de marcas, incluyendo la negociación e inscripción de los derechos que se adquieren.
La ley de Marcas china y sus reglamentos incluyen los siguientes artículos relativos a la cesión de titularidad de marcas registradas:
El artículo 39 dice:
“Cuando una marca registrada sea objeto de cesión, cedente y cesionario otorgarán un contrato de cesión y presentarán una solicitud conjunta a la Oficina de Marcas. El cesionario deberá garantizar la calidad de los bienes en los cuales se utilice dicha marca registrada.
La cesión de una marca registrada se publicará tras haber sido aprobada, gozando el cesionario del derecho exclusivo de utilizar la marca desde el momento de su publicación.”
El artículo 25 del Reglamento de la Ley de Marcas establece:
"Cuando se pretenda hacer una cesión de marca, conjuntamente el cesionario y el cedente deberán remitir una solicitud de cesión de la marca registrada a la Oficina de Marcas. El cesionario deberá llevar a cabo las formalidades establecidas para la solicitud de cesión de la marca registrada. La Oficina de Marcas, previa aprobación de la solicitud de cesión de marca registrada, emitirá certificado a favor del cesionario y publicará la cesión.
Cuando una marca registrada se vaya a ceder el titular del registro deberá ceder, conjuntamente, todas su marcas registradas que pudieran ser idénticas o similares respecto a los mismos o similares productos.; si no se cedieran de esta manera la Oficina de Marcas notificará la eventualidad para que se proceda con la rectificación de la situación dentro de un período limitado de tiempo; si al término del citado período de tiempo no se hubiera rectificado la situación la solicitud de cesión se considerará abandonada y la Oficina de Marcas así se lo notificará al solicitante por escrito.
En relación a solicitudes de cesión de titularidad de marcas registradas que pudieran generar confusión u otros efectos adversos la Oficina de Marcas las rechazará y notificará a los solicitantes por escrito razonando su decisión”
China, igual que España y a diferencia, por ejemplo, de los Estados Unidos, aplica el sistema “first to file”: los derechos prioritarios corresponden al primero que solicita el registro; es decir, el uso no da, salvo en el supuesto de marcas notoriamente conocidas, derecho alguno frente a terceros. Por consiguiente, la cesión de la titularidad de marcas registradas puede ser una buena opción para obtener derechos sobre marcas ya registradas. En comparación con las solicitudes de marcas, que están sujetas a eventuales trámites oficiales (por ejemplo, aclaraciones, modificaciones y objeciones a las solicitudes presentadas) la cesión pacífica de titularidad de una marca registrada puede resultar una manera mucho más rápida de obtener los derechos correspondientes a esa marca aunque los costes de adquisición de la marca puedan ser mayores que los correspondientes a los de presentación de una mera solicitud.
La cesión de titularidad es algunas veces la única opción disponible para titulares de marcas que quieren garantizar la obtención de derechos sobre esas marcas en China pero se encuentran con que las mismas o similares marcas han sido ya registradas con carácter previo por terceros. En estas circunstancias, el precio a pagar por la cesión de la titularidad de las marcas en conflicto puede ser mucho mayor, lo que crea un dilema al comprador.
En la práctica, las solicitudes de marca pueden ser también objeto de cesión. Sin embargo, la cesión de titularidad de marca supone mucho más que la mera firma de de un acuerdo de compra venta de la marca pretendida.
Cualquiera que sea el resultado de la disputa sobre la marca iPad en China, Apple ya se ha encontrado con numerosos problemas y ello debería servir de advertencia para otros titulares extranjeros de marcas. Deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos de la cesión de titularidad de marcas en China:
El artículo 39 dice:
“Cuando una marca registrada sea objeto de cesión, cedente y cesionario otorgarán un contrato de cesión y presentarán una solicitud conjunta a la Oficina de Marcas. El cesionario deberá garantizar la calidad de los bienes en los cuales se utilice dicha marca registrada.
La cesión de una marca registrada se publicará tras haber sido aprobada, gozando el cesionario del derecho exclusivo de utilizar la marca desde el momento de su publicación.”
El artículo 25 del Reglamento de la Ley de Marcas establece:
"Cuando se pretenda hacer una cesión de marca, conjuntamente el cesionario y el cedente deberán remitir una solicitud de cesión de la marca registrada a la Oficina de Marcas. El cesionario deberá llevar a cabo las formalidades establecidas para la solicitud de cesión de la marca registrada. La Oficina de Marcas, previa aprobación de la solicitud de cesión de marca registrada, emitirá certificado a favor del cesionario y publicará la cesión.
Cuando una marca registrada se vaya a ceder el titular del registro deberá ceder, conjuntamente, todas su marcas registradas que pudieran ser idénticas o similares respecto a los mismos o similares productos.; si no se cedieran de esta manera la Oficina de Marcas notificará la eventualidad para que se proceda con la rectificación de la situación dentro de un período limitado de tiempo; si al término del citado período de tiempo no se hubiera rectificado la situación la solicitud de cesión se considerará abandonada y la Oficina de Marcas así se lo notificará al solicitante por escrito.
En relación a solicitudes de cesión de titularidad de marcas registradas que pudieran generar confusión u otros efectos adversos la Oficina de Marcas las rechazará y notificará a los solicitantes por escrito razonando su decisión”
China, igual que España y a diferencia, por ejemplo, de los Estados Unidos, aplica el sistema “first to file”: los derechos prioritarios corresponden al primero que solicita el registro; es decir, el uso no da, salvo en el supuesto de marcas notoriamente conocidas, derecho alguno frente a terceros. Por consiguiente, la cesión de la titularidad de marcas registradas puede ser una buena opción para obtener derechos sobre marcas ya registradas. En comparación con las solicitudes de marcas, que están sujetas a eventuales trámites oficiales (por ejemplo, aclaraciones, modificaciones y objeciones a las solicitudes presentadas) la cesión pacífica de titularidad de una marca registrada puede resultar una manera mucho más rápida de obtener los derechos correspondientes a esa marca aunque los costes de adquisición de la marca puedan ser mayores que los correspondientes a los de presentación de una mera solicitud.
La cesión de titularidad es algunas veces la única opción disponible para titulares de marcas que quieren garantizar la obtención de derechos sobre esas marcas en China pero se encuentran con que las mismas o similares marcas han sido ya registradas con carácter previo por terceros. En estas circunstancias, el precio a pagar por la cesión de la titularidad de las marcas en conflicto puede ser mucho mayor, lo que crea un dilema al comprador.
En la práctica, las solicitudes de marca pueden ser también objeto de cesión. Sin embargo, la cesión de titularidad de marca supone mucho más que la mera firma de de un acuerdo de compra venta de la marca pretendida.
Cualquiera que sea el resultado de la disputa sobre la marca iPad en China, Apple ya se ha encontrado con numerosos problemas y ello debería servir de advertencia para otros titulares extranjeros de marcas. Deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos de la cesión de titularidad de marcas en China:
- Una cesión de titularidad de marca registrada debe inscribirse en la Oficina de Marcas china para lo cual será necesario enviar una solicitud conjunta de cesionario y cedente.
- El cesionario disfrutará de derechos exclusivos y excluyentes sobre la marca registrada desde la fecha de publicación de la cesión
- Las marcas similares e idénticas para proteger similares e idénticos productos o servicios deberán ser cedidas de manera conjunta
- El precio de una marca puede estar influenciado por el uso y la reputación de la marca, por los antecedentes de su titular y otros factores.
Antes de adquirir una marca el cesionario debería tratar de obtener el apropiado conocimiento de los antecedentes del titular de la marca, de cuál es su cartera de marcas, de cuál sea el estado real y actualizado de la marca en cuestión a fin de valorar todo ello en conjunto y asegurarse de que la pretendida cesión de marca no resulte traumática. Como en muchos otros aspectos de la gestión de la propiedad intelectual e industrial la participación e intervención de un equipo de profesionales expertos puede resultar decisiva.
